Registro de marca: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? y ¿Cómo se hace?

#SpoilerAlert: aquí encontrarás todo lo que debes saber -y nunca nadie te dijo- sobre qué, para qué y cómo registrar TU MARCA.

Es la historia de historias: un emprendedor tiene una idea novedosa para un producto o servicio y pone manos a la obra desde el garaje de su casa. En un momento de inspiración divina, se le ocurre el nombre perfecto para su producto o servicio y meses o años después se trata de una marca valiosísima. Y en algunas ocasiones, solo la marca puede valer mucho más que todos los activos juntos de la empresa. Para muestra, basta un botón^[1]:

*Cifras en miles de millones de dólares.

Es el cuento de hadas que se hace realidad para muchos emprendedores, pero solo para aquellos que fueron previsores y registraron su marca. Para los que no, puede convertirse en una de sus peores pesadillas.

En este articulo te diremos TODO lo que necesitas saber sobre las marcas, pondremos vínculos hacia información OFICIAL -¡siempre busca información oficial de primera mano!- y contestaremos todas tus preguntas sobre el tema. Si al final tuvieras mas preguntas ¡contáctanos!

¿Qué es una MARCA?

El nombre correcto -o al menos el usado por la Ley- es “signo distintivo”. Aquí cabe aclarar lo siguiente: las marcas o “signos distintivos” son una de las subcategorías de la Propiedad Industrial. A su vez, la Propiedad Industrial es una de las dos partes en que se divide la Propiedad Intelectual. Si quieres más información sobre Propiedad Intelectual dale click aquí [BASF1] .

La ley que regula a toda la propiedad industrial es la Ley de la Propiedad Industrial^[2]publicada en 1991 y reformada el pasado mes de mayo 2018; en este artículo nos referiremos a ella simplemente como “la Ley”.

Es en el artículo 88 de la Ley que encontramos la definición de marca: “todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”. Esta definición puede ser un poco compleja y volveremos a ella más tarde cuando hablemos de qué se requiere para poder registrar.

Hay una cosa que aclarar: la misma Ley establece que cualquier persona puede hacer uso de una marca en la industria, comercio o servicios,peroel derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante el registro en el Instituto.

Esto es lo más importante que hay que saber de este tema: invertir en una marca, sin tener el “derecho exclusivo” sobre ella, es como construir tu casa en un terreno ajeno.

¿Qué puede ser registrado como MARCA?

Esta es una pregunta que nos hacen mucho y que, a raíz de la reforma de 2018 de la Ley, tiene una respuesta mucho más amplia. El artículo 89 de la Ley menciona que una marca puede ser constituida por los siguientes signos:

Denominaciones, letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, asi como los signos holográficos;
Las formas tridimensionales;
Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales (a excepción de lo establecido en el artículo 90);
Los sonidos;
Los olores;
La pluralidad de elementos operativos: elementos de imagen, incluidos, entre otro, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado, y
La combinación de signos enunciados en las fracciones I a VI.

Como ves, ahora ya hay una multitud de signos que pueden ser usados para distinguir un producto o servicio. Algunos nos parecen hasta alienígenas, como los “olores”, pero basta apuntar a que, en Francia desde hace varios años, existen y se usan las marcas olfativas, ¿sabes que productos son los principales en hacer uso de estas marcas? ¡Adivinaste! Los perfumes.

Es muy probable que al momento de registrar una marca sigas el camino tradicional del “logotipo” (elemento fonético + elemento gráfico) y eso está bien, pero ten en cuenta que ahora, básicamente cualquier signo que pueda ser percibido por medio de los sentidos y que sea lo suficientemente distintivo y a la vez pueda usarse para determinar de forma clara y precisa el objeto de protección, puede ser registrado como marca.

¿Qué NO puede ser registrado como una marca?

Es la misma Ley la que establece en su artículo 90 todo lo que NO PUEDE ser registrable como marca y es una lista sumamente grande que se extiende por 22 fracciones del artículo, por lo que lo resumimos a lo siguiente:

Todo lo que sea del dominio público, incluido elementos del lenguaje, formas de la naturaleza, letras dígitos o colores aislados,
Traducción o variación ortográfica caprichosa (Koka-Kola).
Signos, símbolos o emblemas de países, organizaciones, monedas, billetes, medallas y cualquier símbolo oficial y/o público.
Indicaciones y denominaciones de origen o geográficas.
Nombres, apellidos, apelativos o seudónimos de personas famosas.
Nombres, personajes, lugares de obras literarias o artísticas (El Bar de Moe).
Y todo lo sea descriptivo del producto o servicio que se pretende distinguir (volveremos a esto más adelante).

Está claro: la lista de lo “NO registrable” es mas larga que la de lo que sí se puede registrar, pero solamente debes tener una cosa clara: para poder registrar tu marca tiene que ser original y distintiva. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta.

¿Qué requisitos debe cumplir una marca para poder ser registrada?

Esta respuesta es sencilla y compleja a la vez. Los requisitos están en la Ley, pero no expresados como una lista que puedas ir tachando, por eso te los diremos de forma resumida:

Que pueda ser percibida por los sentidos (cualquiera de los sentidos). Es obvia pero no tanto. Lo más normal es pensar que lo importante de una marca es lo que se puede ver, pero realmente lo importante es lo que se puede “oír”, la parte fonética. ¿Qué es más fácil de recordar, el nombre de una persona o su cara? Para muchos lo segundo, pero una marca no tiene “cara”, no tiene dos ojos y una boca, no tiene siquiera un modelo de forma, por lo cual lo fonético es lo más relevante. Por otro lado, a partir de agosto del año pasado ya pueden registrarse marcas olfativas y sonoras, lo que abre un mundo de posibilidades por ser explorado.
Que su representación permita determinar el objeto claro y preciso de la protección.Este requisito aplica específicamente a las marcas “no tradicionales” como las olfativas o sonoras y se refiere a que dichas marcas, aunque no puedan ser distinguidas de la forma tradicional (visual u auditiva), sí deben ser lo suficientemente claras y precisas para poder ser distinguidas. Un ejemplo que puede entenderse de inmediato es el del “petricor”: el olor cuando comienza a caer la lluvia sobre el suelo seco. Es un olor inconfundible y altamente reconocible.
Que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.Este es el requisito principal, que sea DISTINTIVA. Una marca es muy parecida a una persona. Una forma rápida de entender esa cualidad de ser “distintivo” es pensando las marcas de los artistas: ¿qué piensan cuando escuchan The Beatles, Frank Sinatra o Luis Miguel? Eso es distintividad. La imagen de una marca se construye justo así, usando un elemento lo suficientemente distintivo y construyendo un andamiaje de distintividad sobre de el. Lo más común son las marcas mixtas compuesta de un elemento fonético y otro gráfico. Pero igual hay marcas innominadas, como la famosa “palomita” de Nike (swoosh) o marcas únicamente nominativas, que no tienen elementos gráficos.
Que no sea descriptiva del producto o servicio que pretende distinguir. Este requisito es vital y el razonamiento legal es que no podría otorgarse un derecho exclusivo de uso a una persona sobre un elemento que es de uso común para todos los productos o servicios de la misma clase, pues se lesionarían los derechos de los demás factores de ese mercado. Dicho de forma sencilla: una taquería no puede llamarse “Taquería Don Pedro”, puesto que la palabra “taquería” no es susceptible de ser apropiada. Y además no sería lo suficientemente distintiva.
Que no sea idéntica o similar en grado de confusión a otra marca registrada. Este es el criterio más elemental: las marcas, al constituir un derecho de uso exclusivo, no pueden ser idénticas y ni siquiera pueden ser similares en “grado de confusión” a otra ya registrada. Esto último significa que, si dos marcas fueran similares y protegieran los mismos productos o servicios, podría “inducirse” (de forma alevosa o involuntaria) al público en el error, invadiendo la exclusividad del derecho concedido, por ello, no basta con que la marca que quieres registrar no “este” registrada, sino que no puede parecerse a otra que sí lo este.

¿Cuál es el proceso para registrar una marca?

El proceso, en general, es muy sencillo. Peligrosamente sencillo:

Analizas la viabilidad de la marca que pretender registrar. Esto se hace directamente en el sistema MARCANET^[3]del IMPI, el cual permite una amplia gama de búsquedas. Pero recuerda: no basta con checar que “no aparezca”, hay que realizar un proceso analítico que es, básicamente, un ejercicio legal.
Llenas la solicitud de registro de signo distintivo. Antes se aceptaban formatos llenados a mano, pero eso ya es cosa del pasado. Por lo menos, debe llenarse en el archivo PDF de forma directa y después imprimirse y presentarse en la oficial de partes del IMPI o de las delegaciones de la Secretaria de Economía. Sin embargo, el método más adecuado es hacerlo en el sistema Marca en Línea^[4]del IMPI. Pros: es más cómodo pues todo se hace desde la computadora, puedes pagar directamente allí y el proceso de estudio toma menos tiempo que con las solicitudes presentadas de forma tradicional. Contras: es un poco complicado de manejar, es necesario contar con FIEL (de persona física) y el pago solo puede hacerse con cuatro bancos.
Realizas el pago de los derechos. Estos derechos son el costo por el estudio de una solicitud nacional para el registro de una marca, aviso comercial o nombre comercial hasta la conclusión del trámite o, en su caso, la expedición del título ($2,695.18+IVA).
Presentas la solicitud. Cómo ya dijimos en el punto 2, puedes hacerlo en línea mediante el sistema del IMPI denominado “Marca en Línea” o en físico, directamente en las oficinas del Instituto o en las delegaciones de la Secretaria de Economía.
Esperas felizmente a la expedición de tu Título. Si todo está en orden e hiciste la tarea, es cosa de aguantar unos meses.

Los pasos anteriores son realmente sencillos. El problema surge entre el punto 4 y el 5, puesto que cada día es más difícil registrar una marca: todas las ideas más “obvias”, ya están tomadas; las ideas mas “distintivas”, ya están tomadas; la “originalidad” es poco original pues ya se le ocurrió a alguien más. Por lo tanto, en nueve de cada diez casos de personas que intentan hacer su registro sin haber realizado un estudio profundo de viabilidad, en lugar de obtener el titulo, reciben un oficio del IMPI en donde les señalan, desde errores en la forma de haber llenado la solicitud, hasta impedimentos por marcas ya registradas que son idénticas o similares en grado de confusión.

Eso nos lleva a la siguiente pregunta.

¿Es conveniente que tú mismo hagas el proceso de registro?

La respuesta sencilla es: no.

Como siempre, ejemplificarlo ayuda: sacar un diente es un proceso relativamente sencillo, hasta rápido en muchas de las ocasiones, sin embargo, no te recomendamos que lo intentes tú mismo.

Muchas personas piensan que realizar el registro de una marca es una cosa de mero trámite: llenar un formato, pagar y presentarlo. Y es justamente así. Pero solamente cuando has hecho un ANÁLISIS DE VIABILIDAD muy diligente. Por ello es importante que recuerdes lo siguiente:

El proceso para registrar EXITOSAMENTEuna marca comienza mucho antes de llenar el formato, comienza con el estudio de viabilidad.
El estudio de viabilidad debe hacerse antes de escoger un nombre, de encargar un diseño, de mandar a hacer tarjetas, membretes, lonas y espectaculares. Este estudio, en un mundo ideal, comienza con el Emprendedor y su equipo de diseño seleccionando una decena de nombres posibles y turnándolos al abogado para que analice cuales son los más viables. En NexumSAUtenemos un proceso especifico para analizar la viabilidad de una marca, muy similar al estudio que realiza el IMPI cuando le presentan un signo distintivo a registro y creamos un sistema de clasificación que nos permite asignar un porcentaje de posibilidad de éxito para el registro de una marca y recomendamos nunca intentar registros con marcas por debajo del 70% de posibilidad de registro. Aquí te queremos recomendar algo: si el abogado que te ofrece realizar el proceso de registro no te menciona que debe analizarse la viabilidad de tu marca o cree ciegamente en que tu o alguien más “ya la revisó”, no lo contrates, sería el equivalente a asistir con el oncólogo por primera vez, decirle que te de un tratamiento de quimioterapia porque tu ya revisaste en Google y muy seguramente tienes cáncer y el acepte gustosamente en proporcionártelo.
Una vez que tengas una marca que PUEDA registrarse, entonces se debe solicitar el registro INMEDIATAMENTE, aunque sea solamente como una marca nominativa. #CasosDeLaVidaReal: hay quienes encuentran la marca perfecta, verifican su viabilidad y resulta que es registrable, entonces deciden esperar a tener el diseño perfecto para presentar la solicitud y meses después, cuando la presentan, resulta que días o semanas antes, alguien presento exactamente esa misma marca o una similar.
Una vez que tengas el registro de tu marca, puedes registrar tantas “variaciones” de esta como desees; lo más importante es el elemento fonético, entonces obtener el registro de la marca nominativa, te permitirá que posteriormente puedas registrar la marca mixta, uniendo elementos fonético y gráfico. Claro, cada solicitud tiene costo, pero recuerda que todo el dinero que gastes en tu marca, desde el diseñador y hasta las aplicaciones gráficas e impresas, son montos que se suman al valor de esta.

Una vez registrada ¿qué debo hacer?

De las cosas más emocionantes para cualquier empresario es recibir el Título que ampara el registro de su marca y que le posibilita que el, y solamente el, puedan hacer uso de ella.

Lo único que resta hacer después de esto es guardar el titulo en un lugar seguro (ya son electrónicos, por cierto) y recordar la fecha exacta en que se presentó la solicitud, pues ahí comienza a correr el termino del titulo, que es por diez años y que puede renovarse indefinidamente. Mucho cuidado aquí, porque también ha pasado -y no en pocas ocasiones- que se olvidan del registro de la marca y cuando vienen a ver, no solo ya venció, sino que alguien más la registró.

En NexumSAUhemos registrado una gran cantidad de marcas diferentes y gracias a que en todos los casos de marcas nuevas colaboramos desde la creación del elemento fonético y realizamos un análisis profundo de viabilidad, absolutamente todas las marcas que hemos presentado a solicitud han sido concedidas.

Esperamos que esta información te sea de utilidad. Estamos a tu disposición si tienes alguna pregunta o duda respecto de este tema. Si deseas que te ayudemos con un análisis de viabilidad para tu marca y su posterior registro ¡estaremos encantados de hacerlo! Si ya presentaste tu marca y estas teniendo problemas con su registro por algún impedimento mencionado por el IMPI, también podemos ayudarte.

Y lo más importante de todo: una vez registrada la marca, solamente te queda trabajar incansablemente para que todo el publico la conozca, para que se vuelva un elemento que distinga tu producto o servicio, para que juegue un papel determinante al momento que un cliente este decidiendo entre tu producto o el de la competencia. Eso es la diferencia entre vender y no vender.

Fausto D. Bañuelos

@FaustoBanuelos

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^[1]Interbrand. (2018). Best global brands 2018. 2019-06-13, de Interbrand Sitio web: https://www.interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2018/ranking/

^[2]http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5515853&fecha=13/03/2018

^[3]https://marcanet.impi.gob.mx

^[4]https://eservicios.impi.gob.mx/seimpi/action/rduml2

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